Merk- en modelregistratie in de Praktijk: Benelux-merk versus Uniemerk (3/13)

Het merkenrecht kent een formeel vereiste. Om een merk te verkrijgen, is een merkdepot nodig. Dit depot wordt verricht bij een merkeninstantie, waarna het merk kan worden ingeschreven in het merkenregister van die instantie. Na inschrijving spreekt men van een merkregistratie. De merkrechten die voortvloeien uit een merkregistratie gelden in beginsel enkel binnen het territorium van de merkeninstantie waar het merkdepot is verricht. Dit noemt men ook wel het territorialiteitsbeginsel.

Er zijn in wezen drie routes om merkrechten te verkrijgen: nationaal, internationaal en voor de gehele Europese Unie.

In Nederland (en overigens in de gehele Benelux) is het niet mogelijk een merk in te schrijven voor enkel Nederland, enkel België of enkel Luxemburg. Het meest beperkte ‘nationale’ recht dat we kennen, is het Benelux-merk, dat automatisch geldig is voor het gehele territorium van de Benelux. Een aanvraag voor een Benelux-merk wordt verricht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Een merkregistratie voor de gehele Europese Unie, een zogenaamd Uniemerk, is echter ook een mogelijkheid. Aanvragen voor Uniemerken worden verricht bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO).

Maar hoe maakt u nu de keuze tussen een Benelux-merk of een Uniemerk? Wat zijn belangrijke punten om bij die keuze in overweging te nemen? Die punten komen hieronder aan bod.

1. Beneluxmerk:
   • Met één depot en registratie biedt het merk bescherming in de landen van de Benelux: België, Nederland en Luxemburg.
   • Goedkoper, eenvoudiger en minder risicovol dan een Uniemerkdepot, omdat slechts voor drie landen bescherming wordt aangevraagd.
   • Het BOIP toetst enkel of het merk niet beschrijvend of onderscheidend is in de Benelux.
   • Een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet aantoonbaar is gebruikt, kan vervallen worden verklaard. Het in stand houden van een Benelux-merk vereist aantoonbaar gebruik binnen de Benelux.
   • Er is een mogelijkheid om een spoedregistratie te verrichten; binnen enkele dagen ontvangt u dan een bewijs van inschrijving.
   • Handhaving van een Benelux-merk is minder uitdagend in vergelijking tot een Uniemerk.
2. Uniemerk (Europees merk):
   • Met slechts één aanvraag en registratie biedt het Uniemerk bescherming in alle 27 EU-landen.
   • De aanvraag is relatief goedkoop, omdat met één aanvraag in alle lidstaten bescherming kan worden verkregen. Het is echter een aanvraag met meer risico.
   • Registratie van een Uniemerk vereist dat EUIPO het merk in alle EU-talen beoordeelt. Als het merk bijvoorbeeld beschrijvend blijkt te zijn in één taal, wordt de inschrijving geweigerd.
   • Verder kan een bezwaar van een derde vanuit één willekeurig EU-land tot gevolg hebben dat het gehele Uniemerk wordt geweigerd (in een oppositie) of later wordt doorgehaald (in een nietigheidsprocedure).
   • Een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet aantoonbaar is gebruikt, kan vervallen worden verklaard. Het in stand houden van een Uniemerk vereist aantoonbaar gebruik binnen de EU, waarbij de lat hoger ligt dan voor nationale merken.
   • Handhaving van een Uniemerk in een groot gebied is ook uitdagender vanwege de grotere kans op conflicten met oudere of jongere rechten in verschillende EU-landen.

Voor bedrijven die alleen in de Benelux-regio opereren of dit enkel van plan zijn, kan een Benelux-merk voldoende bescherming bieden. Voor bedrijven die actief zijn in heel (of een groot deel van) de Europese Unie, kan een Uniemerk een betere optie zijn vanwege de bredere geografische dekking. Een Uniemerk biedt voor relatief weinig geld bescherming in de hele EU, maar het brengt ook risico’s met zich mee, met name voor wat betreft het aanlopen tegen potentiële conflicten bij de aanvrage van het Uniemerk..

Voornoemde risico’s kunnen worden beperkt door het merk internationaal te registreren via het World Intellectual Property Organization (WIPO), en bij de internationale aanvrage de EU aan te wijzen. Als bij de aanvrage van een Uniemerk dan problemen worden ondervonden in één of meerdere lidstaten, kan de Uniemerkaanvrage geconverteerd worden en kunnen individuele lidstaten worden gekozen waar dan de registratie van het nationale merk doorgang kan vinden. Zo kan alsnog merkbescherming verkregen worden in die individuele lidstaten.

Mocht u nog vragen hebben over merk- of modelrechten, of mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van merk- en/of modelregistraties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat graag klaar om u verder te helpen.