Merk- en modelregistratie in de Praktijk: Merk versus domeinnaam? (4/14)

Een domeinnaam is een unieke naam die wordt gebruikt om een specifieke locatie op het internet te identificeren. Een domeinnaam bestaat uit twee delen: het gedeelte aan de linkerkant, bekend als het second level domain (SLD), en het gedeelte aan de rechterkant, bekend als het top-level domain (TLD) of domeinnaamextensie. Bijvoorbeeld, in de domeinnaam "holla.nl", is "holla" het SLD en ".nl" het TLD/domeinnaamextensie. Er zijn verschillende soorten TLD's, waaronder generieke TLD's zoals .com, .org, .net, en landcode TLD's zoals .nl, .uk, .de.

Domeinnamen worden geregistreerd bij domeinnaamregistratiebedrijven, ook wel registrars genoemd. Per TLD/domeinnaamextensie is er maar één registratie per domeinnaam mogelijk en geldt de hoofdregel: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Wat nu als een merkhouder wordt geconfronteerd met een domeinnaam die identiek is aan een naam waarop de merkhouder rechten kan doen gelden of als die domeinnaam daarmee verwarringwekkend overeenstemt?

Er zijn dan in wezen twee situaties te onderscheiden: (i) de situatie waarin die domeinnaam wordt gebruikt door een niet-wederverkoper van de producten of diensten die door de merkhouder onder het merk in het verkeer zijn gebracht en (ii) de situatie waarin die domeinnaam wordt gebruikt door een legitieme wederverkoper.

De merkhouder heeft de optie om naar de rechter te stappen. Een laagdrempeliger mogelijkheid is om de domeinnaam op te eisen via een domeinnaamgeschillenregeling. Welke geschillenregeling van toepassing is, hangt af van het TLD/domeinnaamextensie van de desbetreffende domeinnaam.

De geschillenregeling van het SIDN is van toepassing op .nl-domeinnaam. Onder die geschillenregeling kan de merkhouder succesvol optreden tegen een domeinnaam indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

• de .nl-domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een Benelux- of Uniemerk;

• vast komt te staan dat de huidige houder niet zelf een recht op de naam heeft of op een andere manier een legitiem belang bij de domeinnaam heeft; en

• de houder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.

Regelmatig doen domeinnaamgeschillen zich voor tussen een merkhouder en een legitieme wederverkoper van merkproducten of diensten van de merkhouder. In dat geval gelden ook bovengenoemde drie voorwaarden voor succesvol optreden door de merkhouder tegen de domeinnaamhouder, maar worden de zogenaamde Oki Data-criteria gebruikt om al dan niet een legitiem belang bij de domeinnaamhouder (zie onder de tweede bullet hierboven) vast te stellen. De domeinnaamhouder heeft onder die criteria een legitiem belang als:

• de domeinnaamhouder daadwerkelijk enkel de goederen of diensten onder het merk op zijn website aanbiedt;

• de website nauwkeurig omschrijft wat de relatie is tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder; en

• de domeinnaamhouder niet zoveel domeinnamen met de merknaam registreert dat het voor de merkhouder niet meer mogelijk is het merk in een domeinnaam te gebruiken.

Het merkenrecht geeft de merkhouder in beginsel een sterke positie tegenover derde partijen die geen toestemming hebben het merk in de domeinnaam te gebruiken.

Mocht u nog vragen hebben over merk- of modelrechten, of mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van merk- en/of modelregistraties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat graag klaar om u verder te helpen.