Merk- en modelregistratie in de praktijk: de gebruiksplicht van merken en herhaaldepots (11/13)

Wanneer u een merk heeft ingeschreven, bent u verplicht dit merk binnen vijf jaar “normaal” te gebruiken. Normaal gebruik houdt in dat het merk wordt ingezet voor alle waren en/of diensten waarvoor het is geregistreerd. Tegen uw merk kan iemand een verzoek tot doorhaling indienen wegens niet normaal gebruik. Dit verzoek kan worden ingediend bij het Benelux-Bureau Intellectuele Eigendom (het “BOIP”) of het European Union Intellectual Property Office (het “EUIPO”), afhankelijk waar uw merk is geregistreerd. Als normaal gebruik voor uw merk in een dergelijk geval niet voldoende kan worden aangetoond, kan de merkregistratie geheel of gedeeltelijk worden doorgehaald. Het is aan u als merkhouder om aan te tonen dat het merk binnen vijf jaar normaal is gebruikt. Maar hoe toont u zoiets aan?

Allereerst is het advies om uw merk enkel te registreren voor waren en/of diensten waarvoor u het merk gebruikt. Het begint dus bij een goede merkregistratie. Daarnaast is het altijd raadzaam om de administratie van uw bedrijf goed op orde te houden. Mocht het er op aankomen dat u normaal gebruik van uw merk moet aantonen, dan kunt u dankzij een goede administratie gemakkelijk bij informatie (denk aan verkoopcijfers, jaarverslagen, facturen, orderbevestigingen, reclamefolders, screenprints van de waren etc.) over de verkoop van uw waren en/of diensten onder gebruik van het merk.

De bewijsstukken van normaal gebruik moeten aantonen dat er moeite is gedaan om de waren en/of diensten op de markt te brengen. Het volstaat dus niet om alleen reclame te maken voor een merk of enkel een website voor het merk op te zetten. Er moet echt daadwerkelijk sprake zijn van commerciële activiteiten die resulteren in de daadwerkelijke verkoop of levering van de waren en/of diensten aan consumenten of andere bedrijven.

Soms wordt geprobeerd om onder de gebruiksplicht uit te komen door het merk vijf jaar na de eerste registratie opnieuw te deponeren. Zo begint er een nieuwe termijn van 5 jaar te lopen, voordat de gebruiksplicht gaat gelden. Een bekend voorbeeld is Hasbro, die haar merk “MONOPOLY” regelmatig opnieuw deponeerde met als doel de gebruiksplicht te omzeilen. Tegen de laatste registratie door Hasbro van MONOPOLY in 2010, die gedeeltelijk voor dezelfde waren en/of diensten was ingeschreven als de merkregistraties van MONOPOLY daarvoor, werd door een concurrent een doorhalingsprocedure gestart. Het Gerecht van de Europese Unie (het “Gerecht”) oordeelde uiteindelijk dat Hasbro haar merk uit 2010 te kwader trouw had geregistreerd, nu het doel van deze registratie enkel was om de gebruiksplicht te ontwijken.

Hasbro heeft beroep aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (het “HvJ-EU”), maar het HvJ-EU heeft de beslissing van het Gerecht gehandhaafd, voornamelijk op formele gronden, zonder expliciet uitspraak te doen over de vraag of een herhaaldepot onder deze omstandigheden in beginsel te kwader trouw is. Hoewel het HvJ-EU dus geen definitief oordeel heeft gegeven, lijkt het sterk waarschijnlijk dat in de praktijk een herhaaldepot met als doel de gebruiksplicht te ontwijken, in beginsel als te kwader trouw zal worden beschouwd.

Het belang van normaal gebruik van een merk binnen de eerste vijf jaar na registratie wordt duidelijk benadrukt door de consequenties van niet-gebruik, zoals het risico op doorhaling van de merkregistratie. Het is belangrijk voor merkhouders om hun merken actief te gebruiken en dit gebruik goed te documenteren. Om die reden is het advies om uw merk enkel te registreren voor waren en/of diensten waarvoor het merk ook daadwerkelijk zal worden gebruikt.

Daarnaast illustreren gevallen zoals de Hasbro-zaak de mogelijke risico's van strategieën om de gebruiksplicht te omzeilen, zoals herhaaldepots. Hoewel de exacte juridische beoordeling van herhaaldepots nog niet definitief is vastgesteld door het HvJ-EU, suggereert de jurisprudentie sterk dat dergelijke praktijken in beginsel als te kwader trouw zullen worden beschouwd.

Mocht u hulp nodig hebben bij de registratie van uw merk in de juiste klassen, nog vragen hebben over merk- of modelrechten, of wilt u meer weten over een passende IE-strategie voor uw onderneming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat graag klaar om u verder te helpen.