Het IKEA-arrest: tevens een les over de waarde van Beneluxmerken

Hoewel de aandacht vooral zal uitgaan naar de door het Hof geformuleerde criteria voor de belangenafweging, roept het arrest nog een andere interessante vraag op. Het Hof laat namelijk nadrukkelijk in het midden op welke merkrechtelijke grondslag het gebruik van de IKEA-merken precies moet worden beoordeeld. 

Voor bescherming van bekende merken op grond van artikel 9 lid 2 onder c UMVo en artikel 10 lid 2 onder c Merkenrichtlijn is vereist dat sprake is van gebruik van een teken in het economisch verkeer voor waren of diensten. Het Hof benadrukt dat nog niet vaststaat of daarvan in deze zaak sprake is. Dat oordeel is voorbehouden aan de verwijzende rechter.

Het Hof merkt daarbij op dat een politiek programma op zichzelf geen waar of dienst is. Tegelijkertijd sluit het niet uit dat bepaalde vormen van gebruik, zoals gebruik op reclamemateriaal of in promotionele online content, wel kunnen kwalificeren als gebruik voor waren of diensten. Ook dat laat het Hof uitdrukkelijk aan de verwijzende rechter over.

Daarmee maakt het Hof duidelijk dat de kwalificatievraag geen formaliteit is. Sterker nog: de beantwoording ervan bepaalt welke beschermingsregimes überhaupt beschikbaar zijn.

Hier wordt een onderscheid zichtbaar dat voor de merkenpraktijk van groot belang is: het verschil tussen de bescherming van Beneluxmerken en die van Uniemerken.

Indien de verwijzende rechter tot de conclusie komt dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor waren of diensten, dan kunnen zowel de Uniemerken als de Beneluxmerken van IKEA worden ingeroepen op grond van de bekende-merkenbescherming.

Maar indien de nationale rechter oordeelt dat daar geen sprake van is, resteert voor het Uniemerk geen afzonderlijke beschermingsgrondslag. Het Beneluxmerkenrecht kent, in tegenstelling tot het Uniemerkenrecht, wel een bepaling die bescherming biedt tegen gebruik van een teken buiten de klassieke merkfunctie.

Artikel 2.20 lid 2 onder d BVIE biedt bescherming tegen gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer daardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Deze bepaling vormt de implementatie van artikel 10 lid 6 van de Merkenrichtlijn.

Het Hof bevestigt expliciet dat deze aanvullende beschermingsroute relevant wordt zodra niet wordt vastgesteld dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor waren of diensten. In dat geval moet de beoordeling ten aanzien van de Beneluxmerken plaatsvinden aan de hand van deze nationale beschermingsgrond.

Ook onder artikel 2.20 lid 2 onder d BVIE zal moeten worden onderzocht of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk en een eventuele geldige reden. Bovendien benadrukt het Hof dat ook onder die bepaling een belangenafweging tussen het merkrecht en de vrijheid van meningsuiting moet plaatsvinden.

Juist bij politieke campagnes, maatschappelijke uitingen, kunstprojecten, parodieën en andere vormen van niet-traditioneel merkgebruik die zich moeilijk laten kwalificeren als gebruik voor waren of diensten, kan deze aanvullende beschermingsgrond van grote waarde zijn.

In dat opzicht is het arrest een herinnering dat het Beneluxmerk meer is dan slechts een regionaal alternatief voor het Uniemerk. In bepaalde situaties kan het Beneluxrecht bescherming bieden waar het Uniemerkenrecht ophoudt.

De discussie over het IKEA-arrest zal waarschijnlijk vooral draaien om de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en het merkenrecht. Minstens zo interessant is echter dat het Hof expliciet onderscheid maakt tussen gebruik van een merk in het economisch verkeer voor waren of diensten en gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. De vraag aan welke zijde van die grens een zaak uiteindelijk terechtkomt, kan bepalend zijn voor de beschikbare beschermingsmogelijkheden.

Voor merkhouders bevat het arrest daarom nog een tweede belangrijke les. Wanneer discussie kan ontstaan over de vraag of sprake is van gebruik in het economisch verkeer, kan een Beneluxmerk een waardevolle aanvullende beschermingslaag bieden. Het IKEA-arrest onderstreept daarmee dat Beneluxmerken, ondanks de populariteit van het Uniemerk, nog altijd een zelfstandige strategische betekenis hebben.