Benelux-merk versus Uniemerk: welke registratie past bij uw onderneming? (3/13)

Merkenrechten zijn territoriaal begrensd. Dit betekent dat een merkregistratie in beginsel uitsluitend bescherming biedt in de landen waarvoor het merk is geregistreerd. Dit wordt ook wel het territorialiteitsbeginsel genoemd.

Een afzonderlijke Nederlandse merkregistratie bestaat niet. Wie zijn merk in Nederland wil beschermen, kan kiezen voor een Benelux-merk. Dit biedt bescherming in Nederland, België en Luxemburg. De registratie verloopt via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Wilt u uw merk in de gehele Europese Unie beschermen? Dan kunt u kiezen voor een Uniemerk. Dit wordt aangevraagd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en biedt met één registratie bescherming in alle 27 EU-lidstaten.

Een Benelux-merk is vooral interessant voor ondernemingen die voornamelijk actief zijn in Nederland, België en Luxemburg. De registratiekosten liggen doorgaans lager dan die van een Uniemerk. Bovendien betekent het beperktere geografische bereik dat niet alle oudere nationale merkrechten binnen de EU een belemmering vormen voor registratie.

Het BOIP beoordeelt onder meer of het aangevraagde merk voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet beschrijvend is voor de betreffende waren of diensten. Daarnaast biedt het BOIP de mogelijkheid van een spoedinschrijving, wat interessant kan zijn wanneer op korte termijn een merkregistratie gewenst is. Een dergelijke inschrijving kan echter alsnog worden doorgehaald als een weigeringsgrond wordt vastgesteld of een oppositie slaagt.

Een Benelux-merk kan ook dienen als basis voor internationale merkbescherming via het Madrid-systeem van de WIPO, waarmee met één aanvraag bescherming kan worden aangevraagd in meerdere aangesloten landen.

Een Uniemerk kan aantrekkelijk zijn voor ondernemingen die actief zijn in meerdere EU-landen of uitbreidingsplannen binnen de Europese Unie hebben. Met één aanvraag kan immers merkbescherming worden verkregen in de gehele Europese Unie. Ook biedt een Uniemerk voordelen bij de handhaving, omdat onder bepaalde voorwaarden bij één bevoegde rechtbank voor het Uniemerk kan worden opgetreden tegen inbreuken in meerdere EU-lidstaten.

Bij de keuze voor een Uniemerk is het wel belangrijk om rekening te houden met het unitaire karakter ervan. Dit betekent dat een weigeringsgrond die slechts in een deel van de Europese Unie bestaat, al gevolgen kan hebben voor de gehele aanvraag. Zo kan een merk dat in één van de officiële EU-talen beschrijvend is, worden geweigerd. Ook kunnen oudere nationale merkrechten aan registratie in de weg staan, bijvoorbeeld wanneer de houder daarvan met succes oppositie instelt.

Een zorgvuldig voorafgaand merkenonderzoek helpt om mogelijke obstakels tijdig in kaart te brengen en te bepalen of een Uniemerk de juiste keuze is voor uw onderneming.

Ja. Zowel voor een Benelux-merk als voor een Uniemerk geldt dat het merk normaal moet worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is geregistreerd.

Na registratie heeft de merkhouder in beginsel vijf jaar de tijd om het merk normaal te gaan gebruiken. Wordt het merk binnen die periode niet normaal gebruikt, of wordt het gebruik daarna gedurende vijf opeenvolgende jaren gestaakt, dan kan een derde verzoeken om het merk geheel of gedeeltelijk vervallen te laten verklaren, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet-gebruik.

Voor een Benelux-merk moet het normale gebruik plaatsvinden binnen de Benelux. Bij een Uniemerk wordt gekeken naar het gebruik binnen de Europese Unie. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het merk in alle EU-lidstaten wordt gebruikt. Afhankelijk van de omstandigheden kan gebruik in één lidstaat al voldoende zijn.

De keuze tussen een Benelux-merk en een Uniemerk hangt vooral af van de landen waarin uw onderneming actief is, uw toekomstige uitbreidingsplannen en het beschikbare budget.

Voor ondernemingen die uitsluitend binnen de Benelux actief zijn, kan een Benelux-merk voldoende bescherming bieden. Bent u actief in meerdere EU-landen of heeft u concrete uitbreidingsplannen? Dan kan een Uniemerk een efficiëntere keuze zijn.

Een bredere merkregistratie is echter niet automatisch beter. Het is daarom verstandig om vooraf onderzoek te laten verrichten naar mogelijke oudere merkrechten en te bepalen welke registratiestrategie het beste aansluit bij uw onderneming.

Wilt u weten welke merkregistratie het beste past bij uw onderneming? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen of beschermen van uw merk? Neem dan gerust contact op met onze IE-specialisten. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.