Wat is een merk en waarom is merkregistratie belangrijk? (1/13)

Het Merken- en Modellenbureau van Holla begeleidt ondernemers bij de registratie, bescherming en handhaving van hun merk- en modelrechten. In de praktijk blijkt dat er regelmatig vragen bestaan over het belang en de mogelijkheden van merkregistratie. In deze dertiendelige blogreeks bespreken onze specialisten daarom de belangrijkste juridische en praktische aspecten van merk- en modelbescherming.

Een merk is een teken waarmee de waren of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het stelt het publiek in staat de commerciële herkomst van producten of diensten te herkennen.

De meest voorkomende merken zijn woordmerken en beeldmerken. Een woordmerk bestaat uit een naam of woordcombinatie, zoals Nike of Coca-Cola, en is niet beperkt tot een bepaalde grafische vormgeving. Een beeldmerk bestaat uit een logo of grafisch teken, zoals het Apple-logo. Ook een logo met woordelementen kan als beeldmerk worden geregistreerd. De bescherming ziet dan op het teken als geheel en niet zonder meer op de afzonderlijke woorden.

Daarnaast kunnen slogans, vormen, kleuren, klanken en andere tekens onder bepaalde voorwaarden als merk worden geregistreerd.

Niet iedere naam of ieder logo komt voor merkbescherming in aanmerking. Een belangrijke voorwaarde is dat het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het relevante publiek moet het teken kunnen herkennen als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

Een teken dat uitsluitend de soort, kwaliteit of andere kenmerken van waren of diensten beschrijft, kan in beginsel niet worden geregistreerd. Zo zal de aanduiding 'FIETS' voor fietsen doorgaans niet als merk worden aanvaard. Een beschrijvend teken kan onder omstandigheden alsnog worden geregistreerd wanneer het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen (‘inburgering’).

Ook kunnen misleidende tekens en tekens die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden van registratie worden uitgesloten.

Een merk wordt geregistreerd voor specifieke waren en diensten, ingedeeld volgens de internationale Classificatie van Nice. De omschrijving daarvan bepaalt mede de omvang van de merkbescherming.

Een merkregistratie geeft de merkhouder onder de wettelijke voorwaarden het recht om op te treden tegen gebruik van identieke of overeenstemmende tekens door derden. Of sprake is van merkinbreuk, hangt onder meer af van de overeenstemming tussen de tekens, de betrokken waren of diensten en, waar vereist, het bestaan van verwarringsgevaar. Bekende merken kunnen onder bepaalde voorwaarden ruimere bescherming genieten.

Merkenrechten zijn bovendien territoriaal begrensd. Een Benelux-merkregistratie biedt bescherming in Nederland, België en Luxemburg. Een Uniemerk biedt bescherming in de gehele Europese Unie. Voor bescherming daarbuiten kan gebruik worden gemaakt van nationale registraties of het internationale registratiesysteem van Madrid. Welke registratiestrategie het meest geschikt is, hangt af van de activiteiten en uitbreidingsplannen van de onderneming.

Dat een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft, betekent niet automatisch dat het beschikbaar is voor gebruik of registratie. Oudere merkrechten of handelsnaamrechten kunnen daaraan in de weg staan.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) toetsen bij een merkaanvraag niet uit eigen beweging of oudere merkrechten aan registratie in de weg staan. Houders van oudere merkrechten kunnen onder meer oppositie instellen (bezwaar maken) tegen een merkaanvraag. Daarvoor geldt in beginsel een termijn van twee maanden in de Benelux en drie maanden bij het EUIPO.

Een voorafgaand merkonderzoek kan mogelijke conflicten tijdig aan het licht brengen. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar identieke merken, maar ook naar overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Hoewel een onderzoek geen absolute zekerheid biedt, kan het risico worden beperkt dat een onderneming na aanzienlijke investeringen wordt geconfronteerd met een oppositie of een verbod op het gebruik van haar merk.

Een Benelux-merk en een Uniemerk worden geregistreerd voor tien jaar, gerekend vanaf de aanvraagdatum. De registratie kan telkens met tien jaar worden verlengd, waardoor merkbescherming in beginsel onbeperkt kan voortduren.

Daarbij is ‘normaal gebruik’ van het merk van belang. Wanneer een merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal wordt gebruikt voor de geregistreerde waren of diensten, kan het onder de wettelijke voorwaarden vervallen worden verklaard. Voor Benelux-merken en Uniemerken vangt deze termijn aan op de datum waarop de registratieprocedure is voltooid.

Wilt u uw merknaam of logo registreren, een merkonderzoek laten uitvoeren of advies over de bescherming van uw merk?

De IE-specialisten van Holla begeleiden ondernemers bij merkonderzoek, merkregistratie en merkbewaking, evenals bij de bescherming en handhaving van hun merkrechten, zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Lees meer over merkregistratie bij Holla of neem contact op met onze specialisten.