McDonald’s verslikt zich in Big Mac

Wanneer je een merk registreert, is het ontzettend belangrijk om dit merk ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Het merk moet binnen vijf jaar gebruikt worden ter onderscheiding van de goederen en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Als je dit vijf jaar lang niet doet, kan het merk nietig verklaard worden. Je kan het merk geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Er is normaal gebruik van het merk gemaakt als het merk wordt gebruikt om afzet te creëren voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Dit wordt beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden waarvan kan worden vastgesteld dat commerciële exploitatie van het merk reëel is. Je moet dus kunnen bewijzen dat daadwerkelijk normaal gebruik van het merk is gemaakt.

McDonald’s had Big Mac als merk geregistreerd voor goederen en diensten uit de klassen 29, 30 en 42, waar bijvoorbeeld eten bereid uit vlees, vis en gevogelteproducten onder vallen. Ook vallen broodjes, vleesbroodjes en kipbroodjes hieronder. Onder klasse 42 worden restaurantdiensten begrepen. In 2017 heeft een Iers fastfoodrestaurant genaamd ‘Supermac’s’ een verzoek tot vervallenverklaring van het Uniewoordmerk ‘BIG MAC’ ingediend, omdat geen normaal gebruik van het merk zou zijn gemaakt voor de goederen en diensten waarvoor het merk ingeschreven was. De nietigheidsafdeling van het EUIPO had het verzoek tot nietigverklaring van Supermac’s toegewezen, omdat McDonald’s normaal gebruik niet voldoende bewezen had. Tegen deze beslissing is McDonald’s in beroep gegaan bij het EUIPO. De Kamer van Beroep van het EUIPO heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling met betrekking tot een aantal waren en diensten uit de klassen 29, 30, 42 ingetrokken, zoals onder andere: voedingsmiddelen bereid uit vlees- en gevogelteproducten, vleesbroodjes, kipbroodjes en de bereiding van afhaalmaaltijden.

Supermac’s verzoekt het Gerecht om de beslissing van de Kamer van Beroep te vernietigen. Supermac’s is onder andere van mening dat McDonald’s geen normaal gebruik heeft gemaakt van Big Mac voor kipbroodjes. McDonald’s brengt daar enkele foto’s van reclame uitingen voor de ‘Big Mac chicken’ in Frankrijk tegen in. Het Gerecht oordeelt echter dat deze foto’s niets zeggen over hoeveel van deze kipbroodjes zijn verkocht en hoe lang verkoop hiervan heeft geduurd. Het bewijs kan volgens het Gerecht daarom niet aantonen dat normaal gebruik is gemaakt van het merk Big Mac in Frankrijk. Met betrekking tot vleesbroodjes en voedingsmiddelen bereid uit vlees was normaal gebruik van het merk wel aangetoond.

Of Big Mac ook normaal gebruikt is voor restaurantdiensten, werd ter discussie gesteld door Supermac’s. Partijen legden verschillend uit wat onder ‘restaurantdiensten’ viel. De kamer van beroep had geoordeeld dat deze diensten alleen zagen op het verschaffen van eten en drinken. Het Gerecht oordeelt echter onder restaurantdiensten ook de diensten vallen die gericht zijn op restaurantprofessionals, zoals diensten die verband houden met de wijze waarop een restaurant wordt beheerd of geëxploiteerd. Vervolgens bekijkt het Gerecht of sprake is van normaal gebruik. McDonalds heeft hiertoe onder andere promotiemateriaal, verpakkingen, menufoto’s, artikelen uit kranten en tijdschriften aangevoerd. Met deze middelen wordt echter op geen enkele manier bewezen dat het merk normaal is gebruikt voor restaurantdiensten, maar alleen voor vleesbroodjes. Het Gerecht vernietigt daarom het besluit van de Kamer van Beroep ook ten aanzien van dit punt. McDonald’s had volgens het Gerecht onvoldoende aangetoond dat zij het merk Big Mac voor kipproducten en restaurantdiensten had gebruikt. Het merk werd ten aanzien van deze waren en diensten dus vernietigd.

Gezien het voorgaande is het erg belangrijk om de bescherming van je merk niet te ruim te claimen. Indien je niet kan bewijzen dat je daadwerkelijk normaal gebruik hebt gemaakt van het merk voor bepaalde goederen en diensten waarvoor je het hebt ingeschreven, kan je merkregistratie ten aanzien van deze goederen en diensten nietig worden verklaard. Andere mensen mogen het teken dan ook voor deze goederen en diensten gebruiken. Daarnaast toont deze uitspraak wederom aan hoe belangrijk het is om bewijs te bewaren van het gebruik van je merk voor de goederen en diensten waarvoor je het merk hebt ingeschreven. Als je normaal gebruik van je merk niet kan bewijzen, bestaat een grote kans dat het merk nietig wordt verklaard.

Bij Holla weten wij alles over merken. Heeft u vragen over uw merk of wilt u een merk inschrijven neem dan contact met ons op.