Gedogen moet mogen. Of toch niet?
Hoe zitten de regels van het (tijdelijk) gedogen van een merkinbreuk in elkaar? En welk risico loopt een merkhouder als hij niet tijdig optreedt tegen een geconstateerde inbreuk? In mei 2022 gaf het Europese Hof van Justitie duidelijkheid over die vraag in het arrest tussen Heitec en Heitech.
Wat is ook al weer de hoofdregel? Het relevante artikel van de Merkenrichtlijn bepaalt dat als een merkhouder vijf jaar of langer het gebruik of de inschrijving van een inbreukmakend teken door een ander gedoogt, dat daarna het recht van de merkhouder om tegen die inbreuk of die inschrijving van die ander op te treden komt te vervallen.
Dat van die termijn dat wisten we al. En we wisten ook dat er voor toepassing van deze regel sprake moet zijn van bewust gedogen. De merkhouder moet gebruik of inschrijving van het inbreukmakende teken wel kennen. Zolang hij het niet kent gaat de termijn van vijf jaar niet lopen.
Maar er was nog niet veel bekend over hoe de merkhouder precies het tikken van de klok kan laten stoppen. Met andere woorden: wat wordt er van de merkhouder verwacht als actie om aan een periode van gedogen een einde te maken? Is enkel het sturen van een ingebrekestelling net voor het einde van de vijfjaarstermijn voldoende of moet er binnen de vijf jaar ook al een procedure zijn gestart bij de rechter respectievelijk de merkverlenende instantie?
Je zou zo op het eerste gezicht misschien zeggen: die termijn van vijf jaar is toch meer dan lang genoeg? Daar zal toch nooit een zaak van een merkhouder op sneuvelen? Er zal immers toch niet echt een merkhouder zijn die zo onverstandig is om meer dan vijf jaar stil te blijven zitten met de armen over elkaar? Dat is op zich een logische gedachte. Maar desondanks zijn er in het verleden behoorlijk wat merkhouders tegen de consequenties van die vijf jaarstermijn aangelopen. De gedoogtermijn is een discussiepunt dat in veel merkenrechtelijke geschillen aan de orde komt. Dus het gaat om een meer dan theoretisch leerstuk.
Soms zijn de zaken die zich in het echt voordoen eigenaardiger dan dat je het zelf zou kunnen verzinnen. Zo ook in de zaak van Heitec/Heitech. Beide ondernemingen voerden een behoorlijk op elkaar gelijkend merkteken. Dat zie je in een oogopslag. Heitec was degene die over de oudste merkinschrijving beschikte. Heitech was later met haar depot. Heitec leek daarmee als oudste de sterkste rechten te hebben. Vanaf het moment dat partijen van elkaars bestaan en elkaars merken op de hoogte raakten vonden er meerdere contacten plaats. Partijen spraken over het eventueel sluiten van een co-existentieovereenkomst. Toen men daar niet uitkwam zond Heitec na veel tijdverloop een sommatie aan Heitech. Heitech bleef het teken echter gebruiken. Pas meer dan drie jaar daarna zond Heitec een inleidend document naar de rechtbank. En vervolgens duurde het weer enkele jaren voordat Heitec de dagvaarding echt bij de andere partij liet betekenen. Ergens in de tussentijd was tussen partijen nog wel gesproken over het verstrekken van een licentie van de een naar de ander. Maar ook daar waren ze niet uitgekomen.
In de procedure die volgde stelde Heitech zich natuurlijk op het standpunt dat de ander te lang getalmd had en daarmee haar rechten had verspeeld om nog tegen gebruik van het teken Heitech op te treden. Heitec zou langer dan vijf jaar hebben gedoogd, volgens haar.
In het geschil geldt als uitganspunt dat Heitec dus wel in de vijf jaarsperiode een sommatiebrief heeft gestuurd, maar dat het vervolgens meer dan drie jaar duurde voordat Heitec daadwerkelijk een procedure startte. Ook geldt als uitgangspunt dat die procedure weliswaar wel ook nog binnen de vijf jaarsperiode werd aangemeld bij de rechtbank, maar dat Heitec de voortgang van die procedure zodanig liet versloffen door pas anderhalf jaar later aan alle formaliteiten te voldoen die voor een daadwerkelijk start van de procedure vereist waren.
De belangrijkste vraag die door het Hof beantwoord moest worden is of het versturen van een enkele sommatiebrief voldoende is om de termijn van gedogen te stuiten of dat altijd het starten van een procedure binnen de vijf jaarstermijn is vereist.
Op die vraag antwoordt het Hof van Justitie dat het sturen van een sommatiebrief voldoende kan zijn om de gedoogtermijn te stuiten. Maar dan wel op voorwaarde dat de verzender nadat hij merkt dat de geadresseerde die sommatie in de wind slaat binnen een redelijke termijn maatregelen neemt om zijn rechten geldend te maken (lees: een procedure te starten). En het Hof zegt het niet met zoveel woorden, maar uit de overwegingen in het arrest kunnen we wel opmaken dat een termijn van meer dan drie jaar tussen verzending van de sommatie en de start van een procedure niet geldt als een redelijke termijn.
Kortom: met het versturen van een sommatie net voor het einde van de periode van vijf jaar kan de merkhouder de gedoogtermijn in theorie stuiten, maar dan moet hij wel kort daarna de procedure aanhangig maken als duidelijk is dat de inbreukmaker zich niets gelegen laat liggen aan de sommatiebrief. Wat een redelijke termijn is zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Maar vermoedelijk zal dat in de meeste gevallen eerder enkele weken dan vele maanden (laat staan: jaren) zijn.
Een andere vraag die nog aan de orde kwam was of het tijdsverloop van anderhalf jaar tussen de aanmelding van de procedure bij de rechtbank en het uitbrengen van de dagvaarding bij de gedaagde met zich meebracht dat de gedoogtermijn van vijf jaar was verstreken. En volgens het Hof is dat hier duidelijk het geval. Doordat de laatste formaliteiten voor de procedure pas (ruim) na het verstrijken van de vijf jaar zijn afgerond en dit aan de eisende partij te verwijten is, geldt dat er in dit geval niet tijdig door de eisende partij handelend is opgetreden.
Kortom: de gedoogtermijn van vijf jaar geldt als verstreken en het doek valt voor de vorderingen van de oudere merkhouder.
Deze uitspraak lijkt me niet onredelijk. De beslissing is logisch, consequent en helpt voor de rechtszekerheid.
De moraal van het verhaal voor de merkhouders is: “let op uw saack” en stuur tijdig een sommatie als u meent dat er een inbreukmakend teken wordt gebruikt of is ingeschreven in de registers. En als u dat hebt gedaan is het prima om te kijken of u er met de andere partij in onderling overleg uit kunt komen, maar zorg dat u de vaart erin houdt. En onthoud: zolang u aan het onderhandelen bent met de wederpartij loopt de teller van de vijf jaars termijn in beginsel gewoon door. Dus: is er op korte termijn geen perspectief op een oplossing buiten rechte, wacht dan niet te lang met het opstarten van een procedure. Want dat kan u – net als Heitec – immers duur te staan komen!
Niet te lang gedogen dus. En waarom zou u ook?
Interessante artikelen voor u
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
