Oranje boven of toch onder?

Recent heeft het Gerecht in de zaak Lidl Stiftung tegen EUIPO - MHCS (Nuance de la couleur orange) (T-652/22) een streep gezet door een eerdere beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO. De Kamer van Beroep had namelijk op basis van haar beoordeling niet tot het oordeel kunnen komen dat het oranje kleurmerk over voldoende onderscheidend vermogen bezit door gebruik, aldus het Gerecht. Het Gerecht heeft de zaak terugverwezen naar de Kamer van Beroep van het EUIPO om te beoordelen of het merk van MHCS (Moët Hennessy Champagne Services) onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik tussen de inschrijvingsdatum en het moment van indiening van het nietigheidsverzoek door Lidl.

Tekens kunnen alleen als merk worden geregistreerd als zij over voldoende onderscheidend vermogen beschikken om als herkomstaanduidingsteken te kunnen dienen. Als een teken niet over inherent onderscheidend vermogen beschikt, dan moet het teken onderscheidend vermogen hebben verkregen door gebruik. Volgens vaste rechtspraak beschikt een kleur niet over inherent onderscheidend vermogen, een merkhouder zal dus moeten aantonen dat de relevante kleur onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, wil hij de kleur als merk laten registreren. Bij het doen van een aanvraag van een dergelijk merk zal de aanvrager moeten bewijzen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik vóór de datum van aanvraag.

Als een dergelijk kleurmerk vervolgens wordt geregistreerd, kunnen derden, die van mening zijn dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, alsnog een nietigheidsactie instellen. In een nietigheidsprocedure kan een merk dat bij inschrijving over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikte, maar alsnog is ingeschreven, niet langer nietig worden verklaard indien het, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, na de inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Deze norm heeft juist tot doel de inschrijving te handhaven van merken die door het gebruik dat ervan is gemaakt, inmiddels - dat wil zeggen na de inschrijving en in ieder geval vóór de vordering tot nietigverklaring - onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de waren of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven, ondanks het feit dat zij op het moment van inschrijving over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikten.

Op 12 februari 1998 heeft de voorloper van MHCS een merkaanvraag ingediend voor de kleur oranje bij het EUIPO in klasse 33 voor champagne wijnen. Na een lange strijd over de wijze van aanvraag en het onderscheidend vermogen oordeelde de Kamer van Beroep toentertijd dat de voorloper van MHCS voldoende onderscheidend vermogen door gebruik had aangetoond. Het oranje kleurmerk werd dan ook op 23 maart 2007 ingeschreven voor champagne wijnen.

Vanaf 2015 zijn er diverse procedures gevoerd waarbij derde partijen, waaronder Lidl, de registratie van het kleurmerk aanvochten. Uiteindelijk leidde de derde nietigheidsactie van Lidl tot het onderhavige oordeel van het Gerecht.

Het EUIPO en de Kamer van Beroep hadden namelijk beslist dat het kleurmerk van MHCS voldeed aan de voorwaarden voor vatbaarheid voor grafische weergave en dat het kleurmerk op het moment van aanvraag over voldoende onderscheidend vermogen beschikte door gebruik. Lidl besloot deze beslissing van de Kamer van Beroep aan te vechten bij het Gerecht.

Het Gerecht heeft de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd en terugverwezen.

Over de wijze van grafische weergave van het kleurmerk oordeelde het Gerecht dat de inschrijving voldoet aan alle voorwaarden. Dit deel van het beroep bij het Gerecht werd dus afgewezen.

Het was duidelijk dat het kleurmerk van MHCS niet inherent onderscheidend was. Lidl betwistte het bewijs dat door MHCS was aangedragen ter ondersteuning van het verkregen onderscheidend vermogen van het merk door gebruik op de datum van indiening.

Het Gerecht onderstreept in haar arrest de noodzaak om het verworven onderscheidend vermogen aan te tonen in alle lidstaten waarin het merk geen inherente onderscheidingskracht heeft. Dit geldt specifiek voor de hele EU in dit geval. Het Gerecht oordeelde dat direct bewijs van de perceptie van het relevante publiek essentieel is. Dit kan bijvoorbeeld worden geleverd door middel van enquêtes, marktstudies en verklaringen van beroepsorganisaties of specialisten. Secundair bewijs zoals omzet, verkoopcijfers en marktaandelen werd niet als voldoende beschouwd zonder daarbij direct bewijs te presenteren.

MHCS bracht een overvloed aan informatie naar voren, waaronder verkoopcijfers, marktaandeel, de historische duur van het gebruik (teruggaand tot de 19e eeuw) en reclamemateriaal. Lidl stelde o.a. dat het bewijsmateriaal met betrekking tot Portugal en Griekenland ontoereikend was. Het Gerecht oordeelde anders dan de Kamer van Beroep. Volgens het Gerecht toonde de overgelegde gegevens van MHCS onvoldoende aan of het publiek deze kleur oranje beschouwt als een indicatie van de commerciële oorsprong. MHCS had voornamelijk secundair bewijsmateriaal en niet het vereiste directe bewijs overgelegd.

Het Gerecht heeft de zaak om die reden terugverwezen naar de Kamer van Beroep om te beoordelen of het merk van MHCS onderscheidend vermogen heeft verkregen tussen de datum van registratie en de indiening van het verzoek tot nietigverklaring. Hoe de Kamer van Beroep zal beslissen is voor nu afwachten.

Aan de hand van het arrest van het Gerecht kunnen we een aantal zaken t.a.v. het onderscheidend vermogen van kleurmerken concluderen:

• in de Europese Unie geldt een hoge drempel voor het vaststellen van verkregen onderscheidend vermogen;
• als een merk dat is geregistreerd vanwege verkregen onderscheidend vermogen wordt geconfronteerd met een nietigheidsactie op deze grond, dan is zowel de datum van inschrijving van het merk als het tijdstip van indiening van de nietigheidsaanvraag relevant;
• als de houder van het betwiste merk verkregen onderscheidend vermogen kan aantonen op een van beide data, faalt de nietigheidsactie op die grond;
• de instanties van het EUIPO en het Gerecht zijn niet gebonden aan initiële beslissing(en) t.a.v. verkregen onderscheidend vermogen van het merk voor de aanvraagdatum;
• als houder van een kleurmerk is het raadzaam om in een nietigheidsprocedure zowel direct als secundair bewijs over te leggen van de periode van voorafgaand aan de datum van aanvraag én de datum van indiening van het nietigheidsverzoek.

Wij kijken met interesse uit naar het nieuwe oordeel van de Kamer van Beroep. De vraag blijft: zal Veuve Clicquot haar kleurmerk oranje voor champagne kunnen behouden? Voor meer informatie over merkenrecht en het verworven onderscheidend vermogen van merken, staan wij tot uw beschikking voor deskundig advies en begeleiding.