De beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen

De Hoge Raad schept in het arrest DOC / Dairy Partners[1] duidelijkheid over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen. Hij oordeelde dat bij een conflict tussen twee beschrijvende handelsnamen uitsluitend dient te worden beoordeeld of er sprake is van verwarringsgevaar. Bijkomende omstandigheden zijn daarbij niet vereist. De zogenaamde Parfumswinkel-toets[2] van het hof Den Haag is dus van de baan. Inleiding In de zaak DOC tegen Dairy Partners staan twee partijen tegenover elkaar die beide actief zijn in de zuivelindustrie: een kaasproducent werkzaam sinds 2007 onder de handelsnaam “Dairy Partners” en een bedrijf dat sinds 2016 onder de handelsnaam “DOC Dairy Partners” handelt. Het oudere “Dairy Partners” wilde het gebruik van de handelsnaam “DOC Dairy Partners” verbieden, omdat er gevaar voor verwarring zou bestaan tussen de handelsnamen van partijen, ex artikel 5 Handelsnaamwet. DOC Dairy Partners verweert zich door te stellen dat, aangezien het bij “Dairy Partners” gaat om een beschrijvende handelsnaam, enkel verwarringsgevaar onvoldoende zou zijn en dat daarnaast ook sprake zou moeten zijn van bijkomende omstandigheden. De zaak belandt voor het hof Leeuwarden-Arnhem, dat hierover prejudiciële vragen stelt aan de Hoge Raad. Voordat de Hoge Raad arrest kan wijzen, schikken partijen hun geschil. De Hoge Raad besloot echter de prejudiciële vragen toch te beantwoorden in het kader van de rechtsontwikkeling. De Hoge Raad had zich namelijk nog niet eerder uitgesproken over de vraag of voor een verbod op basis van een beschrijvende handelsnaam naast gevaar voor verwarring tussen de handelsnamen, daarnaast vereist is dat er sprake is van bijkomende omstandigheden. Beschermingsomvang van een handelsnaam Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, aldus artikel 1 Handelsnaamwet. Een handelsnaam biedt geen exclusief recht op het gebruik van die handelsnaam, maar beschermt de oudste gebruiker wel tegen gevaar voor verwarring. Dit volgt uit artikel 5 Handelsnaamwet. In dit artikel staat dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Dit betekent dat op basis van artikel 5 Handelsnaamwet een oudere handelsnaam kan optreden tegen een jongere handelsnaam als deze handelsnamen te veel op elkaar lijken en het publiek zou kunnen denken dat sprake is van dezelfde eigenaar of sprake is van een economische verbondenheid. Vrijhoudingsbehoefte van beschrijvende handelsnamen In DOC / Dairy Partners ging het om beschrijvende handelsnamen. Onder beschrijvende handelsnamen moet worden verstaan: namen die geheel of ten dele bestaan uit aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten. Men kan zich afvragen of het optreden van een oudere, zuiver beschrijvende handelsnaam tegen een jongere, zuiver beschrijvende handelsnaam wel te rechtvaardigen valt. Het is immers in het algemeen belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten. Deze vrijhoudingsbehoefte is niet uitdrukkelijk geregeld in de Handelsnaamwet. Dairy Partners beroept zich op artikel 5 handelsnaamwet en voert daartoe aan dat de door DOC gebruikte handelsnaam verwarringsgevaar oplevert met Dairy Partners’ oudere handelsnaam. DOC is het hier uiteraard niet mee eens. DOC bepleit dat de naam “DOC Dairy Partners” een beschrijvende handelsnaam is voor een zuivelproducent die werkt met partner afnemers en dat het beschrijvende karakter van de handelsnaam maakt dat het gebruik ervan op grond van artikel 5 Handelsnaamwet niet kan worden verboden. Voor inbreuk op een zuiver beschrijvende handelsnamen zou een hogere drempel gelden. Naast verwarringsgevaar zou sprake moeten zijn van bijkomende omstandigheden. Volgens DOC was van bijkomende omstandigheden in deze kwestie geen sprake. Artiestenverloning Het argument van DOC komt niet uit de lucht vallen. De discussie omtrent het aanvullende vereiste van bijkomende omstandigheden is ontstaan na de Artiestenverloning uitspraak[3] van de Hoge Raad in een geschil tussen twee overeenstemmende, beschrijvende domeinnamen. In die zaak, in 2015, werd besloten dat voor de bescherming van louter beschrijvende domeinnamen naast verwarringsgevaar ook sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden om een verbod mogelijk te maken.[4] Dit komt voort vanuit de gedachte dat het voor een ieder mogelijk moet zijn om gebruik te maken van een zuiver beschrijvende aanduiding. Vervolgens is in 2017 door het Gerechtshof Den Haag in de Parfumswinkel zaak geoordeeld dat de geformuleerde regel van het Artiestenverloning arrest voor domeinnamen ook van toepassing is op louter beschrijvende handelsnamen.[5] Het hof Leeuwarden-Arnhem had in de zaak DOC / Dairy Partners hier echter haar bedenkingen bij. Zo overwoog het Hof dat uit het arrest Artiestenverloning (en de daarin aangehaalde eerdere rechtspraak van de Hoge Raad) niet eenduidig volgt dat de geformuleerde regel voor domeinnamen ook zou gelden in de context van artikel 5 Handelsnaamwet. Immers voor handelsnamen is een specifiek wettelijk toetsingskader voorhanden. Het recht op een domeinnaam is daarentegen niet wettelijk geregeld. Oordeel Hoge Raad in DOC / Dairy Partners De Hoge Raad oordeelde als volgt: gevaar voor verwarring is de enige maatstaf, zoals ook is vastgelegd in artikel 5 Handelsnaamwet. Die maatstaf biedt voldoende ruimte om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die beschrijvend zijn.  De vrijhoudingsbehoefte wordt dus al in voldoende mate gewaarborgd, omdat bij de beoordeling van de vraag of verwarring tussen de ondernemingen te duchten is, alle omstandigheden van het geval al in aanmerking moeten worden genomen. Het onderscheidend vermogen van een oudere handelsnaam is zo’n omstandigheid.[6] Conclusie Er zijn buiten de vereisten van artikel 5 Handelsnaamwet geen bijkomende omstandigheden vereist voor handelsnaaminbreuk bij beschrijvende handelsnamen. De vrijhoudingsbehoefte is al verdisconteerd in artikel 5 Handelsnaamwet. De toets van het Gerechtshof Den Haag in de zaak Parfumswinkel was dus onjuist en is nu door de Hoge Raad opzij geschoven. Als twee beschrijvende handelsnamen in een conflict zich willen beroepen op artikel 5 Handelsnaamwet, dan is verwarringsgevaar de enige maatstaf. Wilt u meer weten over het voorgaande onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.   [1] HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC tegen Dairy Partners). [2] Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel). [3] HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning). [4] HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning), r.o. 3.4.4. [5] Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel), r.o. 3.15. [6] HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC tegen Dairy Partners), r.o. 2.9