Messi wint van Massi

Messi wint van Massi en mag naam als merk gebruiken Na een zomer vol speculaties over een eventueel vertrek van de superster van Barcelona, Lionel Messi, is recentelijk door hem bekend gemaakt dat hij komend seizoen toch bij Barcelona zal blijven. Nu Messi niet zal profiteren van een overstap naar een andere ploeg zal hij extra blij zijn dat hij zonder transfer wél kan (blijven) profiteren van zijn eigen naam. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft namelijk afgelopen donderdag, 17 september 2020, bevestigd dat Messi zijn merk definitief mag gebruiken voor kleding. Begin augustus 2011 diende Messi een aanvraag in voor bovengenoemd merk, voor onder meer kleding en schoenen. Een Spaanse merkhouder verzette zich ertegen en stelde 23 november 2011 oppositie in op basis van zijn oudere woordmerk MASSI, dat eveneens was ingeschreven voor onder andere kleding en schoenen. De merkhouder meende dat er sprake was van verwarringsgevaar tussen de merken MASSI en MESSI. EUIPO De oppositieafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft de oppositie toegewezen. Immers zijn MASSI en MESSI voor de meeste consumenten betekenisloze woorden en de conceptuele ongelijkheid – die is gebaseerd op de bekendheid die Messi geniet onder voetbalfans – betreft slechts een deel van het publiek dat geïnteresseerd is in voetbal. De tekens MASSI en MESSI zijn in visueel en auditief opzicht vergelijkbaar en zodoende kan er verwarring optreden tussen de merken. Het Gerecht van de Europese Unie Messi stelde beroep in tegen deze beslissing bij het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht). Het Gerecht gaf Messi gelijk en vernietigde de beslissing van het EUIPO. Het Gerecht was het eens met de overweging dat de tekens visueel en auditief vergelijkbaar waren, maar zij volgde de redenering van de conceptuele gelijkheid niet. Zij stelde dat Messi namelijk als zo beroemd moet worden beschouwd, dat hij zelfs bekend zou zijn bij mensen die niet regelmatig naar voetbal kijken. Het Gerecht voegde eraan toe dat – aangezien het om (sport)kleding gaat – het relevante publiek Messi des te meer zou kennen en zodoende het merk MESSI rechtstreeks met Messi associëren. Deze grote mate van bekendheid leidt er toe dat er geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Zowel de Spaanse merkhouder als het EUIPO zijn het hier niet mee eens en wendden zich tot het HvJ EU. De merkhouder verwijt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moest worden gehouden met de reputatie van de persoon wiens naam wordt aangevraagd voor inschrijving als Uniemerk. Uit deze overweging volgt namelijk dat alle beroemde personen het recht zouden hebben om hun naam automatisch als merk te registreren, ongeacht het feit dat er praktisch identieke oudere merken bestaan. Hof van Justitie van de Europese Unie Het HvJ EU volgt dit argument niet en stelt dat een eventueel verwarringsgevaar globaal beoordeeld moet worden. Volgens vaste rechtspraak moet deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat betreft de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de tekens, worden gebaseerd op de door hen gewekte totaalindruk. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren waaronder met name onderscheidende en dominante elementen. De mogelijke bekendheid van de persoon die de inschrijving van zijn naam als merk aanvraagt kan duidelijk van invloed zijn op de perceptie van het merk bij het relevante publiek. Het Gerecht heeft dan ook terecht geoordeeld dat in deze zaak de bekendheid van Messi een relevante factor was om een conceptueel verschil vast te stellen tussen MESSI en MASSI. Het HvJ EU wijst hiermee het beroep van de Spaanse merkhouder en het EUIPO af en bevestigt hiermee de eerdere uitspraak van het Gerecht dat Messi zijn merk mag gebruiken voor onder andere kleding. Tot slot Dit besluit is belangrijk omdat het HvJ EU hier aangeeft dat een grote conceptuele ongelijkheid voldoende is om gevaar voor verwarring te voorkomen wanneer tekens een hoge mate van visueel en auditieve overeenstemming hebben.