Ferrari’s feestje: Testarossa blijft beschermd merk

De zaak begon toen de Duitse partij Kurt Hesse in 2015 verzocht om doorhaling van de Europese merkregistratie Testarossa, vanwege een volgens Hesse gebrek aan normaal gebruik.

Wanneer een merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar niet daadwerkelijk wordt gebruikt in het economisch verkeer, komt het merk in aanmerking voor een vervallenverklaring. Dit betekent dat een merkhouder het risico loopt zijn exclusieve rechten kwijt te raken als hij het merk niet aantoonbaar gebruikt. Deze gebruiksplicht is dus een belangrijk aandachtspunt voor merkhouders.

Die gebruiksplicht is bovendien goed te verklaren vanuit het merkenrecht. Een merkregistratie geeft de houder namelijk een exclusief gebruiksrecht: een juridisch monopolie op het gebruik van het merk binnen het territorium waarvoor het is geregistreerd (bijvoorbeeld de Benelux in geval van een Benelux-registratie). Omdat zo’n monopolie derden kan uitsluiten van gebruik, wordt van merkhouders verwacht dat zij het merk ook daadwerkelijk inzetten in het handelsverkeer.

Hesse voerde aan dat Ferrari het model Testarossa sinds 1996 niet meer produceert en het merk ook niet langer actief gebruikt. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) volgde Hesse grotendeels en verklaarde in 2016 de merkregistratie vervallen voor onder meer auto-onderdelen. Voor auto’s zelf bleef het merk echter in stand. Hesse stelde hoger beroep in, omdat hij van mening was dat het merk ook voor de waren "auto’s" vervallen moest worden verklaard. Ferrari stelde op haar beurt eveneens beroep in, maar dan tegen de vervallenverklaring ten aanzien van de auto-onderdelen.

In augustus 2023 verklaarde de Kamer van Beroep van het EUIPO het merk alsnog volledig vervallen. Ferrari liet dat niet over haar kant gaan en stelde beroep in bij het Gerecht van de EU.

Ferrari stelde dat het merk Testarossa nog steeds actief werd gebruikt, ondanks dat het model al sinds 1996 niet meer wordt geproduceerd. In de relevante periode (2010-2015) zouden volgens Ferrari tweedehandsmodellen via geautoriseerde dealers zijn verkocht. Daarnaast bood Ferrari een officiële certificeringsdienst aan waarmee de authenticiteit van deze auto’s kon worden bevestigd.

De Kamer van Beroep vond dit onvoldoende: het ging volgens haar om gebruik door derden, zonder expliciete toestemming van Ferrari, en dat kon niet als normaal gebruik worden aangemerkt. Het Gerecht volgt deze redenering echter niet.

Het Gerecht volgt de redenering van de Kamer van Beroep niet en wijst erop dat het in de autosector gebruikelijk is dat auto’s op de markt worden gebracht onder zowel een merk dat de fabrikant aanduidt (in dit geval Ferrari) als onder een tweede merk dat het specifieke model aanduidt, zoals in dit geval de Testarossa.

Binnen deze sector wordt een erkende dealer of distributeur van Ferrari geacht bevoegd te zijn om alle modellen van de fabrikant op de markt te brengen. In het bijzonder bij tweedehandsverkoop wordt onderscheid gemaakt tussen onafhankelijke wederverkopers zonder enige band met de fabrikant en erkende dealers die wél door de merkhouder zijn gemachtigd. Dit geldt des te meer wanneer de betrokken tweedehandsauto's vintage verzamelauto's van hoogwaardige luxe zijn. De kopers, vaak verzamelaars, hechten extra waarde aan authenticiteit en onderhoudshistorie. De verkoop via een erkende dealer fungeert in die context als indicatie van de commerciële herkomst en biedt consumenten de geruststelling dat onderhoud en eventuele vervanging van onderdelen op een specifieke – in lijn met de van Ferrari te verwachten kwaliteit – manier zijn uitgevoerd.

Tegen deze achtergrond oordeelt het Gerecht dat verkoop door erkende Ferrari-dealers moet worden gezien als merkgebruik met stilzwijgende toestemming van de merkhouder. Ook de certificeringsdienst die Ferrari aanbiedt ter bevestiging van de authenticiteit van tweedehands Testarossa’s ondersteunt volgens het Gerecht het gebruik van het merk Testarossa.

Ferrari bracht aanvullend bewijs in dat het merk Testarossa ook wordt gebruikt voor originele onderdelen en accessoires die via officiële dealers zoals Maranello worden verkocht. De Kamer van Beroep ging daarmee inconsequent om: het bewijs werd enerzijds als te laat buiten beschouwing gelaten, maar anderzijds toch inhoudelijk beoordeeld. Het Gerecht merkt dat terecht aan als een ontoereikende en tegenstrijdige motivering.

Volgens vaste rechtspraak kan het gebruik van een merk voor originele vervangingsonderdelen worden aangemerkt als gebruik voor het hoofdproduct, tenzij die onderdelen een zelfstandige economische subcategorie vormen. In dit geval is daarvan geen sprake.

De Kamer van Beroep verwierp dat standpunt op basis van het argument dat onderdelen qua waarde niet op één lijn liggen met auto's. Het Gerecht corrigeert die benadering en benadrukt dat niet de prijs, maar het perspectief van de consument en het beoogde gebruik doorslaggevend zijn.

Het Gerecht vernietigt dan ook de volledige beslissing van de Kamer van Beroep. Het EUIPO heeft het merkgebruik onjuist beoordeeld, de motivering schiet tekort en de relatie tussen onderdelen en hoofdproduct is verkeerd geïnterpreteerd. Het EUIPO en Hesse worden veroordeeld in de proceskosten van Ferrari.

Deze uitspraak is belangrijk voor houders van oudere merken. Denk aan merken voor producten die niet meer worden geproduceerd, maar wél nog circuleren op de tweedehandsmarkt of in de vorm van accessoires. Het Gerecht maakt met deze uitspraak duidelijk dat merkgebruik ook via geautoriseerde wederverkopers kan plaatsvinden, mits aantoonbaar.

Een feestje voor Ferrari dus, waarbij de laatste nieuwe auto inmiddels bijna dertig kaarsjes kan uitblazen…

Meer weten over merkregistratie? Neem dan vooral contact op met één van onze specialisten.