De Brexit en de uitputting van merkrechten: kans of bedreiging?

Opletten geblazen voor merkhouders en voor parallelimporteurs van merkartikelen. U kent het wel; u ontvangt een foldertje in de bus van een bekende discountretailer met daarin niet alleen C- en D-merken, maar opeens ook een hele voordelige aanbieding van een gerenommeerd A-merk. Stel: van populaire sportschoenen, dure tennisballen of een frisse parfum. En voor een prijs ver onder de gemiddelde prijs in de markt. Hoe kan dat? Grote kans dat die sportschoenen, tennisballen of parfum afkomstig zijn van parallelimport binnen de EU. Dat zit zo: merkhouders zetten hun producten in verschillende EU-landen af en differentiëren regelmatig hun prijzen. Voor de producten die zij afzetten bij afnemers in bv Duitsland of Scandinavië hanteren zij hogere prijzen dan voor dezelfde producten die zij verkopen aan tussenhandelaren in bv Roemenië of Griekenland. De levensstandaard ligt in die laatste landen nu eenmaal lager en daardoor wordt vaak een lagere prijs gehanteerd. Maar sinds het principe van de “single market” binnen de EU leidt die prijsdifferentiatie tot parallelhandel. Als de merkhouder van de sportschoenen, tennisballen of parfum eenmaal een partij van die goederen aan een Roemeense of Griekse tussenhandelaar heeft verkocht, mag die partij ook naar Duitsland worden verscheept en daar worden (door)verkocht. We spreken dan in het merkenrecht met een mooi woord over “uitputting”. De merkrechten zijn dan door die eerste verkoop “uitgeput” en de merkhouder mag zich vanaf dat moment niet meer verzetten tegen verdere verhandeling binnen de EU van die goederen. Dit geldt bv niet voor partijen die door de merkhouder zijn verkocht in een land buiten de EU, bv Thailand of Turkije. In dat geval is er geen sprake van “uitputting” van de merkrechten en kan de merkhouder zich wel verzetten tegen verder verhandeling naar of binnen de EU. Het principe van “uitputting” geldt dus niet mondiaal, maar is beperkt tot de EU. Vandaar dat we spreken over “communautaire uitputting”. En dat is nu net waar hem de (sport)schoen begint te wringen na de Brexit. Zolang de UK onderdeel van de EU was, gold het beginsel van de “communautaire uitputting” ook ten aanzien van de UK. Dus merkartikelen die door de merkhouder waren afgezet in de UK mochten onbeperkt binnen de EU verhandeld worden, zonder dat de merkhouder daar enige zeggenschap over had. Maar ook het omgekeerde gold: merkartikelen in een ander EU-land op de markt gebracht, konden onbeperkt ook in de UK worden afgezet. Sinds de Brexit is de UK echter geen onderdeel meer van de EU. En per 31 december 2020 loopt de overgangstermijn af die partijen hebben afgesproken om te doen alsof de UK nog onderdeel van de EU was. Dus formeel gelden er vanaf 1 januari 2021 andere regels. Wat houden die andere regels nu in? Dat hangt ervan af vanaf welke kant van de grens je het bekijkt. De UK heeft inmiddels regelgeving in werking die ertoe leidt dat de “communautaire uitputting” in de UK zelf zoveel mogelijk blijft zoals deze nu is. Met andere woorden: ten aanzien van goederen die in de EU op de markt zijn gebracht geldt de “uitputting” net als voorheen. Dus de Roemeense tussenhandelaar kan ook na 31 december 2021 die mooie sportschoenen of tennisballen van dat populaire merk gewoon doorverkopen, ook naar een retailer in de UK. Maar het omgekeerde geldt niet. Tot dusver heeft de EU niet toegezegd dat goederen die voor het eerst met toestemming van de merkhouder in de UK op de markt zijn gekomen ook als “uitgeputte” goederen te beschouwen. Het kan natuurlijk zijn dat de laatste onderhandelingen tot een andere uitkomst gaan leiden. Maar vooralsnog erkent de EU “uitputting” in de UK niet. Houders van merken in de EU kunnen dus vanaf 1 januari 2021 optreden tegen parallelimport afkomstig vanuit de UK. Zij hoeven die parallelimport niet meer te accepteren. Het gevolg is dat zij die parallel geïmporteerde artikelen buiten de EU kunnen houden. Sterker nog: zij mogen die artikelen zelfs bestrijden als waren het inbreukmakende artikelen. Dat hoeft de merkhouder natuurlijk niet te doen. Maar hij mag het wel… En waar ik hierboven steeds over merkrechten en merkhouders heb gesproken is het van belang om te realiseren dat in grote lijnen hetzelfde geldt voor artikelen die onder andere IP-rechten zijn beschermd, bijvoorbeeld onder het modellenrecht, het auteursrecht of het octrooirecht vallen. Zowel voor de houders van IP-rechten als voor parallelimporteurs is dit belangrijk om goed voor ogen te houden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor retailers die de goedkope partijen (merk)artikelen op de kop proberen te tikken. Voor al deze marktpartijen veranderen de regels dus na Nieuwjaar. Alleen nieuwe (spoed)regelgeving van de zijde van de EU voor 31 december 2020 kan nog tot een andere situatie leiden. Vooralsnog komt het erop neer dat de houders van IP-rechten dus zullen moeten beslissen of zij na 1 januari 2021 de parallelimport vanuit de UK gaan tegenhouden. De parallelimporteurs en de retailers doen er goed aan tevoren bij de houders van de rechten te infomeren of deze zich zal verzetten tegen parallelimport vanuit de UK of dat deze af zal zien van handhaving van zijn rechten. Moraal van het verhaal: “keep your eye on the ball (and the shoe)”. Oftewel: let op de nieuwe regels. Wees alert en anticipeer erop. En kijk hoe je er het beste mee kunt omgaan! Uiteraard volgen wij voor u de ontwikkelingen en de regelgeving op de voet. Mocht u meer willen weten over uitputting in relatie tot de Brexit, neem dan contact op met Luuk Jonker.