Een portretfoto als merk, kan dat?

7 juli 2021

Ja, dat kan. Zo is recentelijk weer bevestigd door de Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau (EUIPO). In twee gelijkende zaken[1] heeft voornoemde instantie geoordeeld dat de portretfoto’s van twee modellen kunnen worden ingeschreven als Uniemerken voor diensten van modellen.

De beslissing van het EUIPO

De modellen in kwestie, Yasmin Wijnaldum en Rozanne Verduin, hadden een foto van hun portret aangevraagd als merk. In eerste instantie had het EUIPO beide aanvragen geweigerd. De reden hiervoor was dat de merken elk ‘onderscheidend vermogen’ zouden missen.

Een merkinschrijving kan worden geweigerd als het merk elk onderscheidend vermogen mist. Onderscheidend vermogen houdt in dat het merk geschikt moet zijn om de betrokken producten of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. De ratio hierachter is dat een consument in staat moet zijn om het door hem gekochte product (of de verleende dienst) te herkennen aan het merk. Zo kan de consument zijn toekomstige aankoopbeslissingen laten afhangen van zijn ervaringen met het gemerkte product (of dienst). Was de consument positief, dan kan hij zijn keuze voor een bepaald merk herhalen. Of er juist vanaf zien bij een negatieve ervaring.

Het EUIPO vond dat een foto van het gezicht van een jonge vrouw, consumenten te weinig in staat zou stellen om de diensten – in dit geval diensten van modellen – te onderscheiden van andere diensten van modellen. “Een consument die niet met ‘Yasmin Wijnaldum’ of ‘Rozanne Verduin’ bekend is, ziet slechts een ‘face in de crowd’”, aldus het EUIPO.

In beroep tegen de beslissing

Maar daar namen de aanvragers van de merken geen genoegen mee. Zij gingen in beroep bij de Kamer van Beroep van het EUIPO. En met succes.

De Kamer van Beroep oordeelde dat de foto van het gezicht van een (jonge) vrouw de consument wel degelijk in staat stelt de betrokken diensten te onderscheiden van diensten met een andere commerciële oorsprong, en met name als afkomstig van de concrete afgebeelde persoon.

De Kamer van Beroep voegde daaraan toe: “het enkele feit dat een foto een natuurgetrouwe weergave is van wat is afgebeeld, betekent niet dat deze weergave niet als merk kan worden opgevat, des te meer aangezien de afbeelding op zich niets zegt over de aangevraagde diensten.” Het maakte volgens de Kamer van Beroep ook niet uit of de persoon op de foto bij het zien van de foto bij naam genoemd kan worden of bekend is bij de consument. De aangevraagde merken hadden dus voldoende onderscheidend vermogen om als merken te kunnen fungeren.

Portretrecht

Men kan zich afvragen wat de voordelen zijn van het registreren van een portret als merk ten opzichte van het op het portret rustende portretrecht. Het portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen de publicatie van zijn of haar portret. Daarmee vormt het portretrecht een inperking van het auteursrecht van de maker of rechthebbende van het portret.

In tegenstelling tot een merkrecht dat wordt verkregen door inschrijving in een merkenregister, ontstaat het portretrecht van rechtswege. Men zou kunnen betogen dat registratie van een portretmerk daarom niet nodig is; op de foto rust immers ook het portretrecht van de geportretteerde. Toch zijn er argumenten te bedenken waarom dit wel degelijk een goed idee kan zijn.

In de eerste plaats komt het portretrecht toe aan de geportretteerde zelf. Enkel de geportretteerde kan zich onder omstandigheden verzetten tegen publicatie van zijn of haar portret. Bij een merkrecht is dit anders. In dat geval kan de houder van het portretmerk – en dit kan ook een ander zijn dan de geportretteerde – optreden tegen derden die inbreuk maken op het portretmerk.

In de tweede plaats zou een portretmerkregistratie een financieel voordeel kunnen opleveren ten opzichte van het portretrecht in een juridische procedure. Er wordt in de jurisprudentie aangenomen dat een vordering wegens inbreuk op het portretrecht geen vordering is als bedoeld in artikel 1019 Rv. Dit heeft onder meer tot gevolg dat in een te voeren juridische procedure, de geportretteerde niet kan vorderen dat de in het ongelijk gestelde partij de redelijke en evenredige proceskosten van de in het gelijkgestelde partij dient te dragen. Een houder van een portretmerk heeft wel de mogelijkheid om een dergelijke vordering in te stellen.

In de derde plaats werkt op optreden op grond van een portretrecht geheel anders dan optreden op grond van een merkrecht. Zo kan de geportretteerde zich tegen de publicatie van zijn of haar portret verzetten, mits deze een redelijk belang heeft bij het niet publiceren van het portret. Denk maar aan het recht op privacy van de geportretteerde of als het portret verzilverbare populariteit bezit. Er zal een belangenafweging plaatsvinden tussen het belang van de geportretteerde en het belang van de publicatie.

Het merkenrecht kent een ander criterium: de merkhouder kan in bepaalde gevallen een vordering instellen tot het verkrijgen van een verbod voor een derde tot het gebruik van zijn merk. Er vindt geen afweging plaats van redelijke belangen – zoals het recht op privacy – van de merkhouder en de derde. Er wordt naar de objectieve maatstaven die gelden voor het merkenrecht, vastgesteld of er sprake is van (merk)inbreuk.

Maar, een merkrecht op een portret zal altijd cumuleren met het portretrecht van de geportretteerde. Als de houder en de geportretteerde niet dezelfde persoon zijn, en de geportretteerde heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van zijn of haar portret als merk, kan het redelijk belang van de geportretteerde onder omstandigheden verletten dat de houder het merk kan gebruiken of registreren.

Bovendien is een merkrecht ook niet onbegrensd. De merkhouder dient namelijk ook bepaald gebruik van haar merk te dulden. De merkhouder kan bijvoorbeeld niet optreden tegen gebruik van haar merk wanneer dit voor een concurrent of derde nodig is om de bestemming van zijn product of dienst aan te geven.

Het merkrecht en het portretrecht zijn dus twee verschillende figuren, die elk andere rechten beogen te beschermen en dus ook verschillend werken tegenover derden. Onder omstandigheden kan het registreren van een portret als merk – naast het portretrecht – de beschermingsomvang van het portret aanvullen of vergroten.

Meerwaarde van het portretmerk

Verder kan men kan zich afvragen wat überhaupt de meerwaarde is van het inschrijven van de portretmerken in kwestie. De portretten van Yasmin Wijnaldum en Rozanne Verduin zijn ingeschreven in klasse 35 en 41 voor ‘diensten van mannequins en (foto)modellen voor publiciteit’ of ‘verkooppromotie’. Dit betekent dat de merkhouder het gebruik van deze portretmerken voor geheel andere waren of diensten dan voor diensten van fotomodellen, niet makkelijk kan verletten. Bijvoorbeeld als één van de portretmerken wordt gebruikt voor frisdrank. De diensten waarvoor het portretmerk is ingeschreven stemmen dan immers geheel niet overeen met de waren waarvoor de frisdrankfabrikant het merk gebruikt. Tenzij de merkhouder kan aantonen dat het portretmerk een bekend merk is in de zin van artikel 9 lid 2 sub c Uniemerkenverordening: alleen in dat geval kan worden opgetreden tegen het gebruik van het portretrecht ongeacht of het wordt gebruikt voor overstemmende waren of diensten, en dus ook tegen het gebruik van het merk voor frisdranken.

Ik kan mij verder nog indenken dat (de holding BV’s van) de modellen in kwestie hun portretten hebben ingeschreven als merk om te kunnen optreden tegen modellenbureaus waarvoor zij al dan niet werken en die zonder hun toestemming de portretten gebruiken voor het aanbieden van hun diensten (diensten van fotomodellen e.d.), bijvoorbeeld met betrekking tot hun portfolio.

Maar ook dan kan men zich afvragen of registratie van de desbetreffende portretten als merk zin heeft. Want wat zou dan de beschermingsomvang van deze merken zijn? Wat als een modellenbureau een andere foto van Yasmin Wijnaldum gebruikt voor het aanbieden van haar diensten? In dat geval kan men zich afvragen of het portretmerk nog wel (voor het aannemen van merkinbreuk) overeenstemt met de gebruikte foto. Als dat niet het geval is, kan er ook geen sprake zijn van inbreuk op het merk.

De waarde van de ingeschreven portretmerken lijkt vanuit merkenrechtelijk oogpunt dus beperkt. Wellicht hebben deze merkinschrijvingen juist waarde gekregen door de publiciteit en media-aandacht die ze met zich mee hebben gebracht. In dat geval doe ik graag een duit in het zakje.

[1] EUIPO Vierde Kamer van Beroep, 19 mei 2021, R 468/2021-4; en EUIPO Vierde Kamer van Beroep, 19 mei 2021, R 378/2021-4.