Kledingfabrikanten G-Star en Benetton liggen al jaren met elkaar in de clinch over de “Elwood” spijkerbroek van G-Star. Laatstgenoemde partij stelt dat Benetton inbreuk maakt op de haar toekomende auteursrechten op de broek én op haar merkrechten, door broeken te verkopen die teveel op de Elwood lijken. G-Star heeft de vorm van de broek – en ook het kniestuk – als (vorm)merk ingeschreven.
Inmiddels hebben zich al vier verschillende rechterlijke colleges gebogen over deze zaak, waaronder recent zelfs het Europese Hof van Justitie (HvJEG). De belangrijkste en principiële vraag die de rechters moeten beantwoorden is de vraag in hoeverre het vormmerk van G-Star eigenlijk geldig is, een en ander in samenhang met de auteursrechtelijke bescherming die G-Star in ieder geval kon claimen.
Voor een goed begrip van deze zaak is van belang te vermelden dat het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) een artikel kent dat bepaalt dat een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke waarde wordt bepaald door auteurs- en/of modelrechtelijk beschermde trekken, géén merk kan zijn. Anders gezegd: vormen die door het auteursrecht en/of het modellenrecht worden beschermd, worden niet ook nog eens door het merkenrecht beschermd. Deze keuze heeft de wetgever bewust gemaakt om samenloop tussen deze drie vormen van bescherming te voorkomen.
Het gerechtshof in Amsterdam moest in hoger beroep een oordeel een in deze zaak geven, nadat de rechtbank te Amsterdam de vordering van G-Star op grond van het auteursrecht had toegewezen en op grond van het merkenrecht had afgewezen. Het gerechtshof vond evenwel dat G-Star óók op grond van haar merkrechten – dus naast het beroep op haar auteursrechten - tegen Benetton kon optreden. Door deze uitspraak van het hof ontstond er dus een samenloop van auteursrecht en merkenrecht , ondanks voorgaande bepaling in het BVIE. Het hof kwam tot dit oordeel door te overwegen dat de populariteit van de spijkerbroek van G-Star niet zozeer bepaald wordt door de auteursrechtelijk beschermde vorm ervan, maar dat dit veel meer te maken had met de bekendheid van het merk “G-Star”. Feitelijk hield dit oordeel van het Gerechtshof Amsterdam dus in dat een vorm die niet als merk kan dienen later tóch nog voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen als het vóór de inschrijving als merk is “ingeburgerd”.
Benetton liet het hier niet bij zitten en ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad durfde echter niet met zekerheid te zeggen of een vormmerk dat in beginsel niet toelaatbaar is als merk eigenlijk wel kán inburgeren door het gebruik dat van de vorm wordt gemaakt vóórdat het als merk wordt ingeschreven. De Hoge Raad koos er dan ook voor om vragen van uitleg over deze vorm van samenloop te stellen aan het Europese hof. Dit hof geeft in een zeer kort en krachtige uitspraak antwoord: een vorm die niet als merk kan dienen kan dat nooit; óók niet als die vorm voorafgaand aan de inschrijving als merk aantrekkingskracht heeft gekregen door bijvoorbeeld een grote hoeveelheid reclamecampagnes.
De zaak werd vervolgens opnieuw door de Hoge Raad behandeld. De Hoge Raad oordeelt – uiteraard – in lijn met de uitspraak van het Europese hof dat het gerechtshof in Amsterdam de rechtsregels niet correct heeft toegepast. De Hoge Raad verwijst de zaak vervolgens door naar een vijfde rechterlijk college, namelijk het gerechtshof in Den Haag. Daar zal de zaak – tien jaar na de start van de procedure! – opnieuw moeten worden behandeld. Het Haagse hof zal – met inachtneming van de regel gegeven door het HvJEG – definitief gaan beoordelen of het vormmerk van G-Star in stand kan blijven. Uiteindelijk lijkt het doek voor dat vormmerk dan toch te gaan vallen.
Wilt u meer weten over de verschillende wijzen waarop producten kunnen worden beschermd en of verschillende vormen van bescherming – merken, auteursrechten, modelrechten, octrooirechten – naast elkaar kunnen bestaan? Neem dan contact op met mr. Kim de Bonth vestiging ‘s-Hertogenbosch (T: (073) 616 11 78, E: k.debonth@holla.nl).
