De vraag die gesteld wordt in de kop van dit artikel had ook kunnen luiden: “Moet een handelsnaam onderscheidend vermogen hebben om voor bescherming in aanmerking te komen?” Beantwoording van deze vraag is niet samen te vatten in een simpel ja of nee, maar hangt (zoals zo vaak in het recht) af van de concrete omstandigheden van het geval. Voordat hier verder op zal worden ingegaan is het van belang om eerst aan te stippen wat een handelsnaam nu eigenlijk is en wat de relevantie van voornoemde vraag is.
Een handelsnaam heeft als voornaamste karakter het beschrijven van een onderneming. Van minder belang is dat het ondernemingen ook onderscheidt. Hier is meteen een groot verschil te zien met het merkenrecht; een merk is er nu juist ter onderscheiding van waren en diensten. In de Handelsnaamwet (Hnw) is de eis dat een handelsnaam onderscheidend vermogen moet hebben dan ook niet opgenomen, terwijl in het merkenrecht die eis wel expliciet in de wet is opgenomen ( bijv. art. 2.1 en 2.34 BVIE). Artikel 5 Hnw geeft als criterium voor ‘verboden’ handelsnamen:
“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”
De elementen die in artikel 5 Hnw naar voren zijn komen zijn overigens niet limitatief; de uiteindelijke vraag die beantwoord moet worden is of, alle omstandigheden in ogenschouw genomen, er sprake is van verwarringsgevaar bij het naast elkaar bestaan van twee of meer op elkaar lijkende handelsnamen.
Alhoewel niet in de wet opgenomen kan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam wel degelijk een rol spelen bij de beoordeling of er sprake is van te duchten verwarringsgevaar. Zo komen ook zuiver beschrijvende handelsnamen (die weinig tot geen onderscheidend vermogen hebben) zoals bijvoorbeeld ‘Pizza Express’, ‘WestNederland’ en ‘Global Aviation Support’ voor bescherming in aanmerking, maar wordt wel de eis gesteld dat dergelijke algemene bewoordingen niet gemonopoliseerd mogen worden. Hiermee wordt bedoeld dat ook anderen dergelijke algemene woorden in beginsel in hun handelsnaam mogen voeren, zolang dit maar niet op verwarringwekkende wijze gebeurt.
Bij de beoordeling moeten de handelsnamen in hun geheel worden bezien; het is dus niet de bedoelding om elk element in een handelsnaam apart onder de loep te nemen. Wel moet de nadruk gelegd worden op het kenmerkende deel van een handelsnaam. Zo zal bijvoorbeeld bij de handelsnaam Nokta Telekom ‘Nokta’ het kenmerkende deel van de handelsnaam zijn en ‘Telekom’ meer een beschrijvend karakter hebben (en in beginsel niet gemonopoliseerd kunnen worden).
Het voorgaande komt in de hogere jurisprudentie ook naar voren. Zie bijvoorbeeld ook Advocaat-Generaal Mok in zijn advies aan de Hoge Raad (HR 6 december 1996, BIE 1999,52)
In met name de lagere rechtspraak wordt nog wel eens geworsteld met het criterium onderscheidend vermogen. Aangenomen wordt dat dan een handelsnaam weinig of geen onderscheidend vermogen heeft en de taal niet mag monopoliseren en daarom niet voor bescherming in aanmerking komt. Een dergelijk trant van redeneren is echter te kort door de bocht omdat daarmee niet wordt toegekomen aan de enige echte relevante vraag; is er verwarringsgevaar te duchten? Immers, ook als er sprake is van een handelsnaam met weinig of geen onderscheidend vermogen (vaak een beschrijvende naam die in beginsel niet gemonopoliseerd mag worden) kan er wel degelijk verwarringsgevaar te duchten zijn, ook al heeft een dergelijke handelsnaam misschien niet de beschermingsomvang die bijvoorbeeld een hele sterke onderscheidende handelsnaam heeft.
Een voorbeeld van het voorgaande is een geschil met betrekking tot de handelsnamen “Thuisbezorgd” en “Thuisbezorgen” die bij het gerechtshof Amsterdam heeft gediend (15 januari 2008, te vinden op www.iept.nl). In eerste aanleg werd nog overwogen dat ‘thuisbezorgd’ te weinig onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam te kunnen worden aangemerkt. Het Hof vernietigt dit oordeel en overweegt ondermeer:
“Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat als gevolg van de gelijkenis tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is. Dat hoeft niet af te stuiten op het feit dat gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Immers zijn het werkwoord "thuis-bezorgen" en zijn vervoeging "thuisbezorgd" wel gangbare woorden en beschrijvende elementen, maar de tekst "thuisbezorgd.nl", hoewel met behulp van een gangbaar woord samengesteld, is dat niet.”
Naar mijn idee komt het Hof hier terecht tot het oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar (beide ondernemingen richten zich primair op het bezorgen van eten in dezelfde regio) en komt aan de handelsnaam ‘thuisbezorgd’ bescherming toe. Daar doet niet aan af dat in beginsel de handelsnaam thuisbezorgd weinig onderscheidend vermogen heeft.
Terug naar de vraag die in het begin van dit artikel werd gesteld, moet een handelsnaam onderscheidend vermogen hebben? Het antwoord daarop is in beginsel nee, maar dient wel genuanceerd te worden. Zo mogen gangbare, beschrijvende woorden niet gemonopoliseerd worden en moet het gebruik daarvan een ieder vrijstaan, zolang er maar geen gevaar voor verwarring is te duchten. Dit laatste is een hele feitelijke afweging die gemaakt moet worden, waar alle factoren die van belang zijn meespelen. Het is wel van belang deze stappen in een procedure goed aan de rechter voor te leggen, zodat niet al snel geoordeeld wordt dat een handelsnaam onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en de rechter verder onderzoek naar de vraag of er al dan niet verwarring is te duchten niet meer betrek in zijn of haar eindoordeel.
