In dit artikel leest u hoe de rechter oordeelde in een merkenrechtelijke procedure tussen Burberry en een grote schoenenretailer. De ruit van Burberry kent u. U ziet de ruit hierboven afgebeeld. Daarnaast ziet u de schoen van de retailer waar het om ging. Burberry raakte ervan op de hoogte dat de retailer die ruitschoen aanbood en kwam in actie. Wat u wellicht niet weet is dat Burberry haar ruit als merk heeft gedeponeerd. Op grond van dat ruitmerk kwam Burberry op tegen de ruitschoen. Zij vorderde bij de rechter een verbod voor de retailer om de ruitschoen nog langer te verkopen.
In de procedure probeerde de retailer de rechter ervan te overtuigen dat het ruitmerk van Burberry niet geldig was. Zij voerde daartoe aan dat het merk van Burberry geen onderscheidend vermogen heeft, hetgeen vereist is voor een (geldig) merk. Het merk moet de producten of diensten kunnen identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus die producten of diensten van die van andere partijen kunnen onderscheiden. De retailer stelde dat het ruitmerk van Burberry onderscheidend vermogen miste, omdat er heel veel producten met een ruitmotief op de markt waren.
De rechter ging daarbij alleen in op een tartan, een geruite wollen stof waarvan een kilt wordt gemaakt, waar de retailer naar verwees, omdat de rest van de door de retailer genoemde producten nog niet op de markt was toen Burberry haar ruitmerk aanvroeg. De rechter vond dat de tartan er niet toe leidde dat het ruitmerk van Burberry onderscheidend vermogen miste. De rechter oordeelde dat het Burberry ruitmerk bovendien sterk onderscheidend vermogen had gekregen door het gebruik ervan.
Het lukte de retailer dus niet om het merk van Burberry onderuit te halen. Vervolgens moest de vraag worden beantwoord of de ruitschoen inbreuk maakte op het Burberry ruitmerk. Bij die vraag ging de rechter eerst beide ruiten vergelijken en vervolgens beoordelen of er door het gebruik van het ruitmotief door de retailer bij het publiek verwarringsgevaar te duchten was. Van verwarringsgevaar is sprake als het publiek zou kunnen denken dat de schoen van de retailer afkomstig was van Burberry of dat de retailer en Burberry economisch met elkaar verbonden waren (en bijvoorbeeld een samenwerking waren aangegaan).
Bij de vergelijking van het ruitmotief van de schoen en het Burberry ruitmerk concludeerde de rechter dat sprake was van overeenstemming; de totaalindrukken van beide ruiten waren volgens de rechter hetzelfde. De verschillen die de retailer noemde – zoals de verschillen in kleuren en compositie van de strepen - maakten dat niet anders.
Gelet op de overeenstemming tussen beide ruiten en het feit dat het ruitmotief door de retailer werd gebruikt voor schoenen (en het ruitmerk van Burberry voor schoenen was ingeschreven) was het volgens de rechter mogelijk dat de ruitschoen verwarring bij het publiek veroorzaakte. Het feit dat de schoenen alleen in winkels van de retailer werden verkocht en dat op de ruitschoen de naam van de retailer stond, redde de retailer niet. Het publiek zou namelijk tóch kunnen denken dat Burberry en de retailer economisch met elkaar verbonden waren en bijvoorbeeld waren gaan samenwerken. Volgens de rechter zou het publiek een verband leggen tussen het ruitmotief op de schoen en het ruitmerk van Burberry en was daarom sprake van merkinbreuk. De rechter legde de retailer een verbod op om de ruitschoen nog langer te verkopen. U kunt het jammer vinden, maar de ruitschoen van de retailer was dus geen lang leven beschoren.
Dit artikel is tevens verschenen in vakblad Tred: www.vakbladtred.nl.
Voor meer informatie over dit onderwerp of andere juridische onderwerpen kunt u contact opnemen met mr. Floor de Roos van de Sectie Intellectuele Eigendom/ICT te ’s-Hertogenbosch
(T. 073 - 616 11 00, E: f.deroos@holla.nl).
